1. Впервые в российском законодательстве закреплен договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), специфика которого предопределена особой правовой природой секрета производства. Так, например, для других договоров о распоряжении исключительными правами не имеют значения условие о конфиденциальности применительно к результату интеллектуальной деятельности, а также последствия прекращения режима конфиденциальности. До вступления в силу части четвертой ГК РФ в правоприменительной практике возникали проблемы разграничения лицензионных договоров и договоров о передаче коммерческой информации (тайны) (договоров о передаче ноу-хау, договоров заказа на создание научно-технической продукции, договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ) . Большинство лицензионных договоров содержат условия о передаче конфиденциальной информации. Так, по статистике, не менее 95% зарегистрированных лицензионных договоров включает в себя условия передачи ноу-хау, необходимого для оптимального использования изобретения . Так называемые чистые патентные лицензии составляют всего 20%, объем «смешанных лицензий» (патентная лицензия плюс передача ноу-хау) — 50%, а доля договоров о передаче ноу-хау — 30% . Такие договоры могут трансформироваться друг в друга, в частности договор о передаче коммерческой информации (тайны), действующий в период временной охраны объекта патентного права, после принятия решения о его регистрации может быть преобразован в лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения.——————————— Постановление Президиума ВАС РФ от 10 апреля 2002 г. N 9912/01 // СПС «КонсультантПлюс». Евдокимова В.Н. Особенности правового регулирования ноу-хау // Патенты и лицензии. 1999. N 7. С. 7. Рузакова О.А. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5. С. 26 — 34.Закрепление секрета производства (ноу-хау) в качестве объекта исключительных прав в части четвертой ГК РФ имеет чрезвычайно важное значение и объясняется прежде всего необходимостью введения ноу-хау в гражданский оборот, а также приведением в соответствие с отдельными нормами уже действующего законодательства, в частности п. 6 ст. 66 ГК РФ, НК РФ, других нормативных актов .——————————— В частности, ст. 257 НК РФ, п. 55 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, п. 2 Положения о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685. ( Однако целесообразно было бы урегулировать в законодательстве договор о передаче ноу-хау, поскольку предметом такого договора является именно конфиденциальная информация, а не исключительные права — легальная монополия на определенный объект (объективно данный результат с точки зрения новизны его содержания не может быть обособлен и определен для общества и государства). Элементом предмета договора является сама коммерческая информация (тайна), которая предоставляется ее обладателем другому лицу. Разработка такой информации и ее передача могут производиться как по договорам, предусмотренным законодательством (например, договор на выполнение НИОКР, коммерческой концессии, простого товарищества и др.), так и по иным — «непоименованным» договорам (например, договор о создании научно-технической продукции). Однако правовая природа этих договоров в части предоставления коммерческой информации (тайны) одинакова и одинаковы условия ее передачи. Комментируемая статья и ст. 1469 ГК РФ предусматривают договоры об отчуждении и предоставлении исключительных прав на секрет производства. Но по существу предметом данных договоров является передача охраняемой информации.2. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) не подлежит государственной регистрации в отличие от договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.3. Определение правового режима ноу-хау имеет важное значение и для решения вопроса о вовлечении его в гражданский оборот, в том числе в качестве вклада в уставный капитал и в виде вклада по договору простого товарищества. Вкладом в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества может быть исключительное право на секрет производства (ноу-хау).При внесении имущества в уставный (складочный) капитал, в паевой фонд юридического лица основанием для перехода, предоставления права является договор с вновь созданным юридическим лицом. Как отмечается в п. 11 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации. Как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов, «хотя Постановление 5/29 говорит, что этот факт должен быть указан в учредительном договоре, очевидно, что имеются в виду любые учредительные документы юридического лица» .——————————— Гаврилов Э.П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков // Патенты и лицензии. 2009. N 11. С. 8 — 15.Таким образом, внесение исключительного права на секрет производства в уставный капитал требует заключения договора об отчуждении исключительного права.Абзац 1 п. 6 ст. 66 ГК РФ предусматривает, что вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Пункт 17 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по существу распространяет на ноу-хау тот же режим, что и на лицензионный договор о передаче исключительных патентных прав. Согласно этому пункту названного документа не могут быть вкладами патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной собственности, а также ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством. В то же время по лицензионному договору предоставляется лишь право на использование объекта: во-первых, это не учитывает возможности передачи исключительного права, во-вторых, как уже отмечалось, договоры о передаче прав на ноу-хау не подлежат регистрации.——————————— Российская газета. N 152. 13.08.1996.Выше говорилось о том, что секрет производства (ноу-хау) представляет собой особый объект интеллектуальных прав, на который весьма условно можно распространять режим исключительных прав, более точно говорить о фактической монополии на информацию, представляющую собой коммерческую тайну. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства передается исключительное право в полном объеме. В отличие от других объектов исключительных прав в отношении секрета производства в ст. 1465 ГК РФ не определен перечень способов использования, входящих в содержание исключительного права, кроме использования секрета производства при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. В связи с тем что содержание исключительного права на секрет производства определено весьма условно, как и сам объект, более целесообразно говорить об отчуждении не исключительного права, а самого секрета производства, а именно о передаче информации (секрета производства) с определенными ограничительными условиями. Договор о передаче ноу-хау достаточно изучен наукой , но в то же время существует немало проблем, связанных прежде всего с определением предмета договора и сохранением его конфиденциальности.——————————— Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М.: Прогресс, 1976; Мельников А.А. Правовые вопросы передачи «ноу-хау» в международной торговле: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1983; Рузакова О.А. Гражданско-правовой режим договоров о передаче ноу-хау // Патенты и лицензии. 2002. N 8. С. 40 — 44; Она же. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5. С. 26 — 34; Погуляев В.В. Коммерческая тайна и ноу-хау // ЭЖ-Юрист. 2004. N 18; Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла («ноу-хау»). Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей // Исследовательский центр частного права. Статут, 2003; Химичук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау // Право и экономика. 2006. N 3.Существенными условиями отчуждения исключительного права на секрет производства (договор о передаче ноу-хау) являются:— предмет, который включает в себя описание ноу-хау. Информация, характеристики которой не входят в описание, договором не охраняется;— условие о соблюдении конфиденциальности информации обеими сторонами договора, ответственность за нарушение которой может быть предусмотрена договором. В противном случае ответственность определяется ст. 1472 ГК РФ в виде возмещения убытков;— цена. Договор является по общему правилу возмездным, так как заключается преимущественно в сфере предпринимательских отношений. При этом оплата может осуществляться различными способами: в виде роялти, паушального платежа или в смешанной форме. В том случае, если договором предусмотрена выплата роялти, может возникать проблема с осуществлением этой обязанности в период, когда ноу-хау не использовался, а также при утрате информацией признака конфиденциальности не по вине сторон договора. В безвозмездном договоре необходимо указать на это. Если цена в договоре не определена, нормы п. 3 ст. 424 ГК РФ не применяются и договор считается незаключенным.В связи с тем что секретом производства может выступать информация, обладающая признаками патентоспособности, договор об отчуждении права на получение патента может охватывать договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (при отчуждении права на получение патента должна быть предоставлена информация, необходимая для подачи заявки), который, однако, при отказе в государственной регистрации не сможет быть сохранен в качестве такового, поскольку информация о заявке при ее публикации станет общедоступной. Договор об отчуждении права на получение патента представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. (